La ligne fine dans les marques identiques ou « indiscernables » : Actions en nullité (art. 5/1-ç SMK et son application)

1) Que signifient « identique » et « indiscernable » ?

L’art. 5/1-ç SMK désigne le régime de refus absolu qui s’oppose à l’enregistrement de signes « identiques » ou « indiscernables » à une marque antérieurement enregistrée (ou déposée) pour les mêmes produits/services ou des produits/services de même nature. Dans le cas d’« identité » (ayniyet), les signes sont strictement identiques ; en pareil cas, la présomption de risque de confusion peut fonctionner comme une présomption irréfragable, rendant inutile toute analyse approfondie de similitude.

En revanche, « l’indiscernabilité » désigne la situation où, bien que des différences existent, celles-ci sont si minimes qu’elles ne sont pas perçues par le consommateur de sorte que les signes sont susceptibles d’être perçus comme identiques. Cette délimitation est également conforme à l’approche du Guide d’examen des marques de TÜRKPATENT.

La conséquence pratique de ce concept est la suivante : au-delà de la simple « similitude », on recherche une proximité objectivement indiscernable. La jurisprudence de la Cour de cassation tend à interpréter l’art. 5/1-ç SMK de manière restrictive, afin d’éviter que le domaine du « risque de confusion » prévu par l’art. 6/1 SMK soit intégré inutilement au régime du refus absolu, ce qui rendrait la protection des marques excessivement difficile.

2) Le concept de « similitude »

En pratique, un même ensemble de faits peut être discuté sous deux fondements normatifs distincts. L’art. 5/1-ç SMK constitue un motif absolu de refus, qui est en principe examiné d’office. En revanche, l’art. 6/1 SMK constitue un motif relatif de refus, qui est systématiquement mis en œuvre sur opposition ; dans ce cas, une analyse globale est effectuée portant non seulement sur la similitude des signes, mais également sur l’identité ou la similitude des produits/services ainsi que sur le risque de confusion incluant le risque d’association.

Ainsi, le seuil d’« indiscernabilité » au sens de l’art. 5/1-ç SMK exige un degré de proximité plus « tranché » que dans les discussions relatives au risque de confusion, tandis que l’art. 6/1 SMK opère dans un cadre plus large d’« iltibas/association ».

3) Comment les tribunaux mesurent-ils la similitude ? L’« impression d’ensemble » et le critère triple

L’ossature méthodologique fondamentale de la Cour de cassation dans l’analyse de la similitude des marques consiste à procéder à un examen visuel–auditif–sémantique, avant de conclure à une évaluation globale fondée sur l’« impression d’ensemble / umumi intiba ». Cette approche a été clairement formulée dans la décision de la Grande Chambre civile de la Cour de cassation du 04.10.2022 : au-delà des éléments visuels, auditifs et sémantiques, ce qui prime est l’impression globale que les signes laissent au consommateur.

3.1 Similitude visuelle

Dans l’analyse visuelle, les éléments perçus « au premier coup d’œil » tels que la typographie, les éléments figuratifs, la combinaison de couleurs, l’ordre et le positionnement des lettres sont mis en avant. La décision du 11e ch. civ. de la Cour de cassation du 25.03.2019 souligne notamment que les parties initiales des marques constituent l’élément dominant qui attire l’attention du consommateur.

3.2 Similitude phonétique (auditive)

L’évaluation phonétique repose sur la manière dont les marques sont prononcées par le consommateur moyen. Dans l’affaire opposant « SUSHI TO GO » à « PIZZA 2 GO », il a été jugé que la prononciation des deux marques convergeait vers « TU GO » et que, combinée à une similitude visuelle partielle et à une identité conceptuelle/phonétique, un risque de confusion existait (Cour de cassation, 11e ch. civ., 27.05.2021, E. 2020/6260, K. 2021/4504).

Toutefois, une limite essentielle de la jurisprudence de la Cour de cassation est que la similitude phonétique seule n’est pas toujours considérée comme suffisante ; une proximité sur le plan visuel ou conceptuel étayant le tableau global est également recherchée. Ainsi, dans la comparaison entre « NUA » et « NOĞA », il a été jugé que la proximité auditive ne pouvait pas créer de confusion en raison du caractère peu important des sons communs et de l’absence de similitude visuelle et conceptuelle (Cour de cassation, 11e ch. civ., 13.01.2020, E. 2019/1967, K. 2020/276).

3.3 Similitude conceptuelle (sémantique)

L’analyse conceptuelle est menée à travers les associations et le champ sémantique des marques. Si une différence de sens claire et nette existe entre les marques, cette différence peut compenser les similitudes visuelles et auditives. À titre d’exemple contraire, dans la comparaison entre « Yemeli Trakya » et « Trakya », un risque de confusion a été retenu en raison de leur similitude visuelle et phonétique (Cour de cassation, 11e ch. civ., 03.02.2021, E. 2020/1384, K. 2021/803).

4) Le « consommateur moyen » et le seuil d’« association » : Analyse du risque de confusion

Dans l’évaluation du risque de confusion, la Cour de cassation interprète largement le fait « d’établir un lien » entre les marques. La Grande Chambre civile indique que ce qui importe dans le risque de confusion est la probabilité que les consommateurs établissent un lien, pour quelque raison que ce soit, entre les deux signes (Cour de cassation, Grande Chambre civile, 13.06.2012, E. 2012/11-155, K. 2012/376).

De même, dans une décision du 11e ch. civ. du 03.03.2014, il a été précisé que le fait que le public établisse un lien entre les deux marques, voire les « associe », pouvait être retenu comme critère suffisant pour constater le risque de confusion (Cour de cassation, 11e ch. civ., 03.03.2014, E. 2013/14603, K. 2014/4031).

Cette approche, conformément à l’expression « y compris le risque d’association » figurant à l’art. 6/1 SMK, couvre non seulement la « confusion directe » mais également des scénarios indirects tels que l’association à une même source ou à un lien économique.

5) Similitude des produits/services et limites de la classification de Nice

La classification de Nice constitue un point de départ pour apprécier la similitude des produits/services, mais elle n’est pas contraignante. Des facteurs tels que la perception du marché, un cercle d’acheteurs similaire, la proximité des besoins, l’interchangeabilité et la concurrence, les canaux de distribution et la présence dans les mêmes rayons constituent des critères de concrétisation. La Cour de cassation (11e ch. civ., 05.05.2011, E. 2011/1562, K. 2011/5464) a explicitément listé ces critères et souligné que la similitude des produits/services doit être appréciée au regard de la « réalité du marché ».

6) Force distinctive de la marque et problème des termes descriptifs

L’octroi d’une protection plus étroite aux marques à faible force distinctive (descriptives/faibles) est un principe visible dans la pratique de la Cour de cassation. On peut citer à ce titre l’évaluation selon laquelle la marque « DERYA », en raison de sa faible distinctivité, n’était pas susceptible d’induire en confusion avec « DERYA FINGER » et « KAPTAN-I DERYA » (Cour de cassation, 11e ch. civ., 09.09.2019, E. 2018/3515, K. 2019/5135).

7) La question de l’« élément essentiel » : les ajouts secondaires ne suffisent pas toujours

L’un des axes les plus pratiques des litiges de marques est la distinction « élément essentiel–élément accessoire ». Le principe fondamental est clairement établi : si les éléments essentiels des deux marques ne présentent pas de similitude, il devient difficile de parler de similitude entre les marques. Dans la comparaison de « İkram » avec « forme + İ&K İstanbul İkram », il a été jugé qu’il n’existait pas de similitude visuelle–phonétique–sémantique créant un risque de confusion, compte tenu de la forme, de la mise en page et de la présentation dans leur ensemble (Cour de cassation, 11e ch. civ., 21.01.2021, E. 2020/1371, K. 2021/297).

En revanche, dans l’affaire « TAMEK FRUITY » contre « FRUTTİ », il a été estimé que la présence du terme « TAMEK » n’éliminait pas les effets de la similitude et que le risque d’association était inévitable, démontrant ainsi que les ajouts secondaires ne sont pas toujours différenciants.

8) Une seule lettre, marques courtes et principe « pas de formule uniforme »

Il est possible d’affirmer que la Cour de cassation n’applique pas de formule automatique en matière de différences d’une seule lettre et de marques courtes ; elle procède à une évaluation au cas par cas. Les approches catégoriques du type « une seule lettre de différence signifie nécessairement confusion » ou « une seule lettre de différence différencie nécessairement » ne sont donc pas fiables.

Dans l’exemple de « Yalıpan » et « YAPIPAN », une confusion a été retenue en raison de la proximité visuelle et phonétique malgré une seule lettre de différence ; en revanche, dans l’exemple de « BRYCE » et « BAYCE », il a été jugé qu’il n’y avait pas de risque en raison des différences conceptuelles et visuelles. Pour les marques courtes, il a notamment été noté que la différence de la dernière lettre pouvait parfois être distinctive, et que l’identité des premières lettres pouvait parfois renforcer la perception de similitude.

9) Perspective de l’action en nullité : cadre de l’art. 25 SMK, délais et exceptions

Dans les actions en nullité, l’art. 25 SMK permet d’invoquer devant les juridictions aussi bien les motifs absolus que les motifs relatifs de refus. Il y est précisé que l’art. 5/1-ç SMK (indiscernabilité) constitue un motif de nullité absolu, tandis que l’art. 6/1 SMK (risque de confusion) constitue un motif de nullité relatif.

10) Notes pratiques : stratégie de dossier et logique de preuve

Nos recommandations pratiques sont les suivantes : dans les litiges en nullité et en risque de confusion, il est préférable de construire un édifice de preuves cohérent plutôt que de s’en tenir à un seul argument. Il est conseillé de rechercher non seulement les marques identiques, mais aussi les marques similaires ; de vraiment différencier l’élément essentiel ; de créer une différence globale sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ; et de vérifier également les classes voisines. Dans les procédures d’opposition et de recours, il est plus judicieux d’examiner conjointement les trois critères de similitude, d’établir le profil du « consommateur moyen » en fonction du produit/service concret, de procéder à une analyse du caractère descriptif et de recourir à un expert dans les domaines techniques dans une portée limitée.

Conclusion

Au sens de l’art. 5/1-ç SMK, les signes « identiques » et « indiscernables » établissent un seuil de refus absolu visant le domaine des « imitations et copies » dans le système. L’approche établie de la Cour de cassation consiste, tout en soumettant cette discussion au test triple technique (visuel–auditif–conceptuel), à procéder à l’évaluation finale selon le standard de l’impression d’ensemble et du consommateur moyen. C’est pourquoi une stratégie de nullité réussie doit s’appuyer non seulement sur une comparaison de mots et de lettres, mais également sur la proximité des produits/services, le degré de distinctivité, l’analyse de l’élément essentiel et les dynamiques de perception sur le marché.